Il Tribunale UE (sentenza T-3265/14 del 7/10/15) ha accolto le ragioni dell'Aeronautica italiana che si era opposta alla richiesta di registrazione del marchio comunitario "TRECOLORE" da parte di una società elvetica, in conflitto con il marchio "FRECCE TRICOLORI" dell'Aeronautica.

La società aveva chiesto la registrazione per le classi di prodotti e servizi 18, 25 e 35 in base alla classificazione dell'accordo di Nizza (in sintesi, pelle e articoli in pelle; abbigliamento, calzature e accessori; pubblicità, servizi di business, cosmetici, accessori ecc.).

Dopo aver proposto opposizione, rigettata nella prima fase, l'Areonautica ha impugnato la decisione, che è stata annullata parzialmente dal Tribunale UE, il quale ha riconosciuto la tutela ad alcune classi di prodotto.

Per decidere, il Tribunale UE ha ripercorso i passaggi necessari a valutare la questione e motivare la decisione, e cioè:

• la normativa applicabile
• il pubblico di riferimento
• la comparazione dei prodotti e servizi
• la comparazione dei marchi nella loro rappresentazione grafica
• la somiglianza fonetica dei marchi
• la similarità concettuale dei marchi
• la probabilità di possibile confusione

Il Tribunale ha ricordato che il marchio comunitario ha carattere unitario, cioè copre in modo immediato l'intero territorio della UE.

Afferma infatti testualmente il Tribunale: «The relevant territory for assessing the likelihood of confusion was thus that of the European Union. It held that the goods and services at issue were directed at both the general public and a public of professionals and that the level of attention displayed by those consumers fell to be described as average. The Board of Appeal found that the goods in Classes 18 and 25 covered by the marks at issue were identical, that certain services in Class 35 were similar to a low degree to the goods covered by the earlier trade mark, and that the rest of the services in Class 35 were dissimilar to those goods. It considered that the signs in question produced similar visual, phonetic and conceptual impressions. Consequently, it held, emphasising the importance of the visual aspect in view of the economic sector concerned, that there was a likelihood of confusion between the marks at issue for the goods in Classes 18 and 25 and for the services in Class 35 that were similar to the goods covered by the earlier trade mark.»

In un'economia e un contesto competitivo in cui le componenti «soft» (cioè intangibili) dei prodotti e servizi sono spesso diventate prevalenti su quelle «hard» (cioè la parte tangibile nel caso dei prodotti fisici), per conseguire e mantenere nel tempo un vantaggio competitivo sostenibile le imprese italiane (specialmente le PMI) dovrebbero migliorare molto sugli aspetti seguenti:

• potenziare la loro capacità di differenziarsi rispetto alla concorrenza (e i segni distintivi sono un "veicolo/contenitore" necessario)
• adottare un approccio proattivo anziché passivo nella gestione della proprietà intellettuale (I.P., intellectual property) e degli aspetti contrattuali e legali
• segmentare i vari mercati di riferimento anche attraverso segni distintivi specifici
• non limitarsi alla fase di registrazione/deposito della I.P., ma adottare anche le previsioni contrattuali coperenti che riducano rischi e oneri in caso di inadempienze
• capire l'importanza di una tutela I.P. effettiva anche all'estero per capitalizzare valore per sé e per i partners commerciali
• potenziare il mix del "make or buy", sviluppando sub-contracting e produzioni delocalizzate ma proteggendone l'output adeguatamente

Ricordo che il marchio comunitario va registrato alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento CE n. 207/2009.

Il testo integrale della sentenza è disponibile a richiesta.